動態(tài)與觀點(diǎn)
- 前言 -
企業(yè)與企業(yè)之間常常發(fā)生“委托開發(fā)”的技術(shù)合作，例如中國企業(yè)委托國外專家團(tuán)隊(duì)/科技公司進(jìn)行技術(shù)開發(fā)。雙方委托開發(fā)合同中的知識產(chǎn)權(quán)條款，無論對于委托方還是受托方，都是其關(guān)心的重要內(nèi)容。筆者在此根據(jù)委托開發(fā)合同審查的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，就知識產(chǎn)權(quán)條款，尤其是專利條款，為委托方和受托方提供一些風(fēng)險(xiǎn)提示和實(shí)務(wù)建議。 - 探討 - 一、知識產(chǎn)權(quán)保密 在委托開發(fā)的技術(shù)合作中，委托方常常會向受托方提供技術(shù)規(guī)范、商業(yè)需求等信息。因此，建議委托方在合同中約定受托方的知識產(chǎn)權(quán)保密義務(wù)。在委托開發(fā)合同簽訂前，雙方可簽訂單獨(dú)的保密協(xié)議，若受托方未能保守商業(yè)秘密，導(dǎo)致商業(yè)秘密泄密或?qū)ξ蟹皆斐蓳p失，受托方應(yīng)負(fù)有采取補(bǔ)救措施以及/或者違約賠償?shù)呢?zé)任。 二、前景知識產(chǎn)權(quán)的歸屬 前景知識產(chǎn)權(quán)指的是在合作期間產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)（與背景知識產(chǎn)權(quán)相對）。根據(jù)專利法第八條的規(guī)定，除非另有約定，否則研發(fā)成果的專利申請權(quán)和專利權(quán)法定歸屬受托方，委托方可以免費(fèi)實(shí)施該專利。 因此，對于希望獲得研發(fā)成果專利權(quán)的委托方來說，務(wù)必在合同中明確專利申請權(quán)以及專利權(quán)的歸屬，并建議在合同中約定在專利的申請與審查過程中，受托方需要配合的具體工作。同時(shí)，為避免糾紛，還建議在合同中約定受托方對前景知識產(chǎn)權(quán)的使用范圍、使用方式和使用時(shí)間等。需要注意的是，若打算在美國這樣的專利申請權(quán)歸發(fā)明人所有的國家或地區(qū)申請專利，還需要在合同中約定將專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓給委托方。 對于技術(shù)升級改進(jìn)后新的成果，建議委托方和受托方在合同中明確歸屬，以避免將來發(fā)生糾紛。 三、研發(fā)經(jīng)費(fèi)與知識產(chǎn)權(quán) 委托開發(fā)合同的委托方須按照約定支付研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)。對于委托方來說，這個(gè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)不宜一次性支付，而是建議伴隨著項(xiàng)目的進(jìn)展分多次支付。對于重要的交付成果，可分配大比例的金額。例如，如果后期需要受托方提供量產(chǎn)支持，建議在量產(chǎn)支持之后進(jìn)行最后一次支付。 對于受托方，需要防范委托方通過合同解除條款以低價(jià)格獲得專利權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。合同如果賦予了委托方解除合同的權(quán)利，那么合同權(quán)利義務(wù)提前終止通常意味著委托方尚未完成全部價(jià)款的支付，或者說，僅支付了低于雙方商議的總價(jià)款的價(jià)格。如果合同中約定專利申請權(quán)以及專利權(quán)歸屬于委托方，這時(shí)候受托方需要注意是否與合同的解除條款相應(yīng)地約定了專利申請權(quán)以及專利權(quán)的保留。換句話說，受托方需要考慮清楚委托方到底需要支付多少價(jià)款才能從其“買”走專利申請權(quán)以及專利權(quán)，防范委托方通過解除條款最終得以低價(jià)獲得專利權(quán)。 另外，對于由于委托方未及時(shí)履行支付義務(wù)而受托方有權(quán)解除合同的條款，受托方也要注意相應(yīng)約定保留專利申請權(quán)和專利權(quán)。 四、對第三方的侵權(quán)責(zé)任 技術(shù)開發(fā)的連續(xù)性使得研發(fā)成果可能采用了之前的相關(guān)技術(shù)。委托雙方都需要考慮到在研究成果涉及第三方的合法權(quán)益時(shí)的責(zé)任承擔(dān)。 對于委托方而言，在合同中約定受托方研發(fā)的成果侵犯第三方合法權(quán)益承擔(dān)相應(yīng)的法律和賠償責(zé)任，能夠最大程度防范相應(yīng)的法律風(fēng)險(xiǎn)。 而受托方如果希望一定程度的免責(zé)，可以從如下幾個(gè)角度考慮約定： （1）鑒于專利檢索是一個(gè)不能窮盡的過程，許多專利的標(biāo)題和摘要也有意誤導(dǎo)檢索，受托方應(yīng)盡最大努力檢索，但對日后發(fā)現(xiàn)的隱藏得很好的專利免責(zé)； （2）要求委托方自費(fèi)委托專利律師與受托方合作進(jìn)行專利檢索； （3）鑒于有些第三方發(fā)起專利侵權(quán)訴訟僅僅是一種商業(yè)策略，而非認(rèn)為存在確切的侵權(quán)，對于此類商業(yè)行為的免責(zé)； （4）將研發(fā)涉及到的技術(shù)進(jìn)行劃分，確定委托方提供的原材料、技術(shù)資料或背景知識產(chǎn)權(quán)的范圍，對于此范圍內(nèi)的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)免責(zé)。 - 結(jié)語 - 以上，筆者分別站在委托方和受托方的立場，對于委托開發(fā)合同中的知識產(chǎn)權(quán)條款的主要事項(xiàng)給出了一些建議。當(dāng)然，在實(shí)務(wù)中，根據(jù)委托方和受托方在技術(shù)合作中的地位強(qiáng)弱，合同不可避免的會有所偏向。希望企業(yè)在今后的技術(shù)合作中都能提高知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識，排除不必要的風(fēng)險(xiǎn)。
